Markenverletzung durch Verkauf von Recovery-CDs mit aufgeklebten Echtheitszertifikaten

Der Fall

Die Microsoft Corporation ist Inhaberin der Wortmarke "MICROSOFT", unter der sie u.a. die Betriebssystem-Software "Windows" vertreibt. Ein von Microsoft verwendeter Verkaufsweg ist die Lieferung sog. OEM-Versionen an Hardwarehersteller, welche die Software auf der Festplatte der Computer vorinstallieren und dem Käufer der Computer zusätzlich eine Sicherungs-CD mit der Software (sog. Recovery-CD) aushändigen. Bei diesem Vertriebsweg sind die Echtheitszertifikate, die die Klägerin ihren Produkten beifügt, an dem Computer selbst angebracht.

Die Beklagte handelt mit Softwareprodukten und erwarb von Unternehmen, die mit gebrauchten Computern handeln, Recovery-CDs mit der Software "Windows 2000" sowie Echtheitszertifikate, die von den Computern abgelöst worden waren. Die Beklagte brachte diese Echtheitszertifikate an den Recovery-CDs an und verkaufte diese weiter. Dabei wurden Datenträger veräußert, die mit Echtheitszertifikaten versehen waren, die ursprünglich nicht aus demselben Paket (Computer mit Sicherungs-CD) stammten.

Microsoft sieht darin eine Verletzung ihrer Markenrechte und ging gegen diese Art des Gebrauchtsoftwarehandels vor.

Die Entscheidung

  1. Bringt ein Wiederverkäufer mit der Marke des Softwareherstellers versehene Sicherungs-CDs eines Computerprogramms in den Verkehr, die er mit Echtheitszertifikaten des Herstellers versehen hat, die zuvor nicht auf den CDs, sondern auf Computern angebracht waren, kann sich der Softwarehersteller dem Vertrieb der Datenträger aus berechtigten Gründen im Sinne von § 24 Abs. 2 MarkenG widersetzen.
  2. Der Inhaber des Markenrechts kann nach dem Inverkehrbringen rechtmäßig gekennzeichneter Ware solche Handlungen verbieten, die die Herkunfts- und Garantiefunktion seines Zeichens verletzen oder die die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der Marke in unlauterer Weise ausnutzen oder beeinträchtigen. Eine Beeinträchtigung ist insbesondere anzunehmen, wenn die Veränderung die Eigenart der Ware berührt. Davon ist auszugehen, wenn ihr Verwendungszweck oder solche Merkmale verändert werden, auf die sich die Garantiefunktion der Marke bezieht.
  3. Ein berechtigtes Interesse im Sinne des § 24 Abs. 2 MarkenG ergibt sich für die Klägerin daraus, dass die von der Beklagten vorgenommene Verbindung des Echtheitszertifikats mit den Sicherungs-CDs den - unzutreffenden - Eindruck hervorruft, die Klägerin stehe durch die Verbindung von Datenträger und Zertifikat für die Echtheit des Produkts ein. Der Verbraucher wird einer mit einem Echtheitszertifikat der Klägerin versehenen CD mit einer Betriebssystemsoftware nicht nur die Aussage entnehmen, dass der zertifizierte Datenträger ein Originalprodukt ist. Er wird die Angabe vielmehr auch dahin verstehen, dass der konkrete Datenträger von der allein zur Erstkennzeichnung von Produkten berechtigten Klägerin selbst oder durch einen von ihr beauftragten Dritten als echt zertifiziert worden ist. Der angesprochene Verkehr wird die in der Verbindung des Zertifikats mit dem Datenträger liegende Garantieaussage der Klägerin als Markeninhaberin zuschreiben. Die durch das Zertifikat verstärkte Gewähr dafür, dass die mit der Marke gekennzeichnete Ware unter ihrer Kontrolle hergestellt worden ist, kann die Klägerin aber nur übernehmen, wenn die mit der Ware verbundenen Echtheitszertifikate von ihr oder auf ihre Veranlassung angebracht worden sind.
    (keine amtlichen Leitsätze, redaktionell bearbeitet)

Konsequenzen

  • Das Landgericht hatte die Beklagte zur Unterlassung verurteilt und festgestellt, dass sie Microsoft eine angemessene Lizenzgebühr zahlen muss. Die dagegen gerichtete Berufung und Revision der Beklagten ist ohne Erfolg geblieben.
  • Neben der urheberrechtlich  geprägten Diskussion, ob eine durch einen Softwarehersteller in Verkehr gebrachte Software durch den Lizenznehmer an einen Dritten weitergegeben werden kann, spielt auch die markenrechtliche Diskussion hierbei eine erhebliche Rolle. Sowohl Recovery-CDs als auch Echtheitszertifikate werden in der Regel mit dem markenrechtlich geschützten Logo des Softwareunternehmens versehen. Zwar wäre rein markenrechtlich gesehen der Vertrieb der Recovery-CD für sich zulässig, ebenso wie der Vertrieb des Echtheitszertifikates (urheberrechtlich kann dies völlig anders sein), jedoch kann sich der Markeninhaber dagegen wehren, wenn auf eine solche Recovery-CD ein Zertifikat aufgeklebt wird, welches nicht ursprünglich mit dieser CD in Verkehr gebracht wurde.
  • Nachdem die urheberrechtliche Diskussion bis zum Vorliegen der ausstehenden Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs und daran anschließend des Bundesgerichtshofs noch nicht endgültig geklärt ist, versuchen Softwarehersteller, einen Weiterverkauf gebrauchter Software auch dadurch zu unterbinden, dass sie markenrechtliche Tatbestände beim Vertrieb ihrer Produkte einarbeiten, so dass ein späterer gewerblicher Weitervertrieb der Produkte auch im Hinblick auf etwaige markenrechtliche Verletzungshandlungen zu prüfen ist.
  • Sowohl für einen Verkäufer als auch ein Verbraucher, der eine Software auf diesem Weg erwerben möchte, ist daher zu empfehlen, sorgfältig zu prüfen, ob die zum Verkauf vorgesehene Recovery-CD und das dazu gehörende Echtheitszertifikat ursprünglich in einer Lieferung (also mit einem Computer) in Verkehr gebracht wurden.

Das gesamte Urteil

Das vollständige Urteil finden Sie auf der Website des Bundesgerichtshofs oder hier.